知識產權篇——違反商標使用許可合同的行為一定就是商標侵權嗎

——詹某訴無錫咖啡仕食品有限公司侵害商標權糾紛

裁判要點

違反商標使用許可合同的行為并不必然構成商標侵權。判斷是否構成商標侵權應以是否導致或可能導致消費者對商品或服務的來源產生混淆為標準。合同之訴還是侵權之訴？商標權利人應當謹慎選擇，才能更好維護自身合法權益。

審理法院及時間

江蘇省無錫市中級人民法院，2013年9月。

基本案情

原告詹某（臺胞）訴稱：其系“麥卡優娜”、“MU. BREAD”注冊商標的權利人。被告無錫咖啡仕食品有限公司(以下簡稱咖啡仕公司)未經許可在無錫市濱湖區萬達廣場經營的面包店的店面招牌、包裝、杯子上等使用了與商標相同的標識，侵犯其商標專用權，請求判令咖啡仕公司停止商標侵權行為，賠償經濟損失80萬元及合理開支3萬元。

被告咖啡仕公司辯稱：1、其使用“MU. BREAD”、“麥卡優娜”商標是經過阡佑餐飲管理（上海）有限公司(以下簡稱阡佑公司)許可，且得到了詹某的認可，沒有侵權；2、雙方即使存在爭議，也應為商標許可合同糾紛，詹某不是合同簽訂人，不具有原告主體資格。請求法院駁回原告的訴請。

法院經審理查明：

2008年8月4日，案外人洪某（臺胞）向國家商標局申請注冊了“麥卡優娜”、“MU. BREAD”兩個商標，商標的核定服務項目均為：餐廳、咖啡廳、快餐館、流動飲食供應、自助餐廳等。2009年9月，洪某將涉案商標轉讓給了詹某，并經國家商標局核準。2010年3月6日，涉案商標經國家商標局初審并予以公告，2010年6月7日獲得核準注冊。

2009年7月30日，洪某擔任法定代表人的阡佑公司與咖啡仕公司簽訂《加盟契約書》，載明：阡佑公司合法擁有“MU. BREAD麥卡優娜”的品牌、商號、商標、版權及連鎖之經營模式，咖啡仕公司加盟獲得特許經營權，期限為4年，并約定“MU. BREAD麥卡優娜”品牌、商標等只能使用于咖啡仕公司當時的經營地點無錫市人民東路97號�！都用似跫s書》的落款處蓋有阡佑公司和咖啡仕公司的公章，在阡佑公司授權代表人處顯示有詹某的簽名。此后，咖啡仕公司在開辦的面包店的門頭、招牌、海報、產品上使用了“麥卡優娜”和“MU. BREAD”標識。2011年9月咖啡仕公司將其經營地址遷址濱湖區萬達廣場達匯街56號，繼續使用“麥卡優娜”和“MU. BREAD”標識開辦面包店。

裁判結果

法院經審理認為：

咖啡仕公司依據《加盟契約書》獲得了涉案商標的許可使用權。詹某知曉《加盟契約書》內容，涉案商標轉讓給詹某后，既未通知咖啡仕公司有關商標權利人的變更情況，也未對《加盟契約書》的內容提出異議或新的主張，故詹某承繼了商標許可人的權利義務，《加盟契約書》中關于商標許可的約定仍然約束詹某和咖啡仕公司。

咖啡仕公司雖然沒有在《加盟契約書》約定的經營場所使用涉案商標，且沒有證據證明該行為取得了商標權人同意，但并不構成商標侵權。商標的主要功能是區別商品或服務的來源，判斷是否構成商標侵權應以是否導致或可能導致消費者對商品或服務的來源產生混淆為標準,咖啡仕公司并未超出該商標核準使用的范圍，或改變商標使用的方式，亦未超出《加盟契約書》約定的許可使用期限以及經營范圍，單純的改變經營地址的行為不會導致消費者對涉案商標包含的服務內容及來源產生誤認或混淆，并不必然構成商標侵權，至于該行為是否構成違約，當事人可以另案主張，且更加有利于平衡雙方的權利義務，充分保護雙方的合法權益。

最終判決：駁回詹某的訴訟請求。

案例注解及風險提示

本案主要的爭議焦點在于違反商標使用許可合同的行為是否必然構成商標侵權。

商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。在許可合同中，被許可人需要承擔相應的義務，比如保證使用該商標的商品質量，規范商標使用的方式，限定使用的期限、地域、數量等，違反這些義務，就會導致合同違約。商標侵權則一般是指行為人未經商標權人許可，在相同或類似商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標，或者其他干涉、妨礙商標權人使用其注冊商標，損害商標權人合法權益等行為。商標使用許可合同違約和商標侵權的共同點在于未經許可，但是違約責任與侵權責任在法律依據、舉證責任、擔責方式等方面存在諸多不同，因此，判斷一個商標使用許可合同違約行為是否構成商標侵權的重要意義，就在于可以確定商標權人的請求權基礎，有利于權利人選擇最有利的方式維護自己的合法權益。

商標的主要功能是區別商品或服務的來源，判斷是否構成商標侵權應以是否導致或可能導致消費者對商品或服務的來源產生混淆為標準，而不宜機械的以是否經過許可作為標準。以本案為例，涉案商標屬于服務商標，雖然咖啡仕公司沒有在許可的地點使用商標，違反了商標使用許可合同的約定，但并未超出該商標核準使用的范圍，或改變商標使用的方式，亦未超出約定的許可使用期限以及經營范圍，也沒有降低商標包含的服務品質，單純的改變經營地址的行為不會導致消費者對涉案商標包含的服務內容及來源產生誤認或混淆，并不構成商標侵權。本案糾紛更適宜通過合同之訴進行處理，雙方可以援引合同條款提出自己的主張和抗辯，更加有利于平衡雙方的權利義務，充分保護雙方的合法權益。 

作者：江蘇海輝律師事務所  朱佳丹